Отличие лицензионных договоров от других видов торговых сделок

Лицензионные соглашения отличаются от других видов сделок нематериальными предметами лицензионных сделок, целью которых является их материализация с последующим промышленным или коммерческим использованием.

Практика лицензионной торговли показывает, что предметами соглашений наиболее часто являются:

1. Научно-технические достижения, содержащие изобретения или техническое ноу-хау.

2. Право промышленного или коммерческого использования изобретения.

3. Организационные, управленческие, экономические, финансовые, коньюктурные, правовые и другие сведения, являющиеся ноу-хау.

4. Промышленные образцы или право их промышленного или коммерческого использования.

5. Право коммерческого использования товарных знаков.

Указанные предметы могут указываться в лицензионных соглашениях как самостоятельно, так и в совокупности, т.е. предметами лицензионного соглашения понимаются исключительные права на изобретение, защищенные патентами, на зарегистрированные промышленные образцы или сами изобретения, ноу-хау, промышленные образцы – конкретные технические решения задачи.

Трансфер технологий на коммерческой основе зачастую позволяет окупить расходы на ее разработку.

Причинами развития трансфера технологий на лицензионной основе являются:

1. Невозможность для любой страны, независимо от уровня ее развития, обеспечить приоритеты по всем направлениям науки.

2. Противоречие между количеством накопленных результатов научных и опытно-конструкторских работ и возможностями их практического освоения.

3. Интернализация и глобализация хозяйственных связей и мировое разделение труда.

4. Оформление патентных монополий на самые современные технологии и невозможность их использования без приобретения лицензии.

5. Быстрое сокращение сроков морального устаревания технологий и увеличение затрат средств и времени на разработку новых.

6. Стремление обойти различные барьеры, установленные государством для защиты национальных экономик.

7. Политика активно развивающихся стран и ориентация их программ развития на приобретение зарубежных технологий.

8. Возможность возмещения за счет продажи лицензии затрат на создание новых технологий и получение средств на их развитие и модернизацию.

Заключение лицензионного договора оформляет по сути отношения кооперации, основанные на научно-техническом потенциале продавца технологии и финансово-производственном потенциале покупателя. Оба партнера в первую очередь ориентируются на экономическую выгоду, которая может быть достигнута лишь совместными усилиями.

Основными причинами продажи лицензии являются:

1. Лицензионные соглашения являются источником получения прибыли и погашения своих затрат на разработку.

2. Недостаток средств для быстрого самостоятельного доведения технологии до стадии практического внедрения.

3. Стремление получить доступ к технологиям лицензиата, путем обмена технологиями.

4. Возможность экспортировать сырье и оборудование, необходимые для реализации проекта.

5. Разработанная технология не относиться к основной деятельности и для разработчика она является побочной.

Основные причины приобретения технологий:

1. Быстрое налаживание выпуска продукции на основе современной технологии.

2. Возможность получения монополии на рынке за счет патентных прав лицензиара.

3. Использование товарного знака, управленческого опыта, ноу-хау, секретов сбыта и т.п.

4. Получение и использование будущих усовершенствований лицензиара.

5. Исключение рисков, связанных с проведением научных исследований собственными силами.

6. Возможность обойти государственные ограничения на ввоз готовой продукции.

Особенностью современных лицензионных договоров на трансфер технологий является то, что основным в договоре является не предоставление разрешения, а комплекс обязательств лицензиара и лицензиата.

Обязанности лицензиара состоят в следующем:

соблюдение сроков передачи документации, необходимой для полного освоения объекта сделки;

оказание необходимой технической и консультативной помощи при освоении объекта;

гарантия патентной частоты;

содействие патентованию последующих изобретений, развивающих объект лицензии.

Лицензиат обычно обязуется:

соблюдать требования, указанные в полученной документации и технологические требования к производству продукции;

в обусловленные сроки освоить объект лицензии;

гарантировать высокое качество продукции, изготавливаемой на основе изобретения лицензиата;

оказывать содействие лицензиару в патентной защите его последующих разработок;

информировать лицензиара об усовершенствованиях, внесенных в объект лицензии и организовывать обмен усовершенствований;

в установленные сроки выплачивать обусловленное вознаграждение по лицензии.

Лицензионные соглашения существенно отличаются от других видов внешнеторговых и внутренних договоров. Основные особенности лицензионных соглашений заключаются в следующем:

1. Определение терминов и расшифровка понятий используемых в лицензионных договорах.

2. Передача лицензиаром лицензиату нематериальных предметов соглашений – технической идеи, выраженной в письменной, зрительной или устной форме.

3. Сохранение права собственности на предмет соглашения за лицензиаром.

4. Срочный характер лицензионного договора.

5. Территориальный характер действия договора.

6. Особенности ценообразования на лицензии.

7. Виды лицензионных платежей.

8. Условия о ноу-хау.

9. Урегулирование взаимоотношений контрагентов по патентам.

10. Взаимообмен научно-техническими достижениями по усовершенствованию предмета лицензионного договора.

Таким образом, основные особенности рассмотрим подробно:

1. Расшифровка терминов осуществляется в первом специальном разделе договора. Это связано с длительностью лицензионных сделок (3-5-7 и более лет) за период действия которых выполнять соглашения могут не те лица, которые его заключали (сотрудники) и, следовательно, понимать термины будут иначе, и иначе расшифровывать их смысл.

2. Передача нематериальных предметов договора. Материальный объект договора в случае некачественных свойств может быть возвращен или заменен. Нематериальный объект, т.е. идеи, изложенные в технической документации, лицензиат не может возвратить их обратно ни после окончания срока соглашения, ни после его досрочного расторжения.

Но лицензиат в случае досрочного расторжения договора не имеет права передавать полученные по лицензионному договору идеи третьим лицам, разглашать их и обязан возвратить лицензиату полученную техническую документацию и прекратить использование изложенных в ней технических решений.

3. Сохранение права собственности. Право собственности на изобретение закрепляется выдачей на него патента, т.е. патент, выданный на изобретение, в течение срока его действия закрепляет за его собственником право изготавливать, применять изделие, содержащее запатентованное изобретение. В пределах лицензионного соглашения лицензиату разрешено использовать право или часть прав на изобретение. Будучи собственником изобретения, лицензиар строго регламентирует права лицензиата. Право собственности лицензиара на предмет соглашения фиксируется во всех лицензионных договорах.

4. Срочный характер договора. Лицензионные соглашения, как правило, заключаются на определенный срок. В мировой практике обычно принимают сроки 5 -7 лет, реже 8 -10 лет и очень редко свыше 10 лет. Уменьшение сроков действия лицензионных соглашений наряду с разнообразием причин объясняется быстрыми сроками морального износа новой техники и появлением новых технологических процессов вследствие быстрого развития науки и техники.

В лицензионном соглашении на изобретение и ноу-хау может предусматривать возможность продления сроков действия, когда контрагенты хотят продолжить сотрудничество.

Обычно лицензионные соглашения заключаются на длительный срок т.к. лицензиар и лицензиат заинтересованы 1-й в получении большего вознаграждения, зависящего от объема выпуска продукции, а 2-й заинтересован в получении усовершенствованиях, получаемых лицензиаром.

Если лицензиар на момент продажи лицензии владеет более совершенной технологией, базирующейся на тех же принципах, то такие действия следует признавать недобросовестными.

От срока действия лицензионного соглашения зависит предполагаемый объем производства лицензионной продукции, а, следовательно, цена лицензии. В основе этого лежат прогностические оценки контрагентов, обычно меньше фактических.

5. Территориальный характер. Процесс обычной купли-продажи не ограничивает прав покупателя распоряжаться купленным товаром. Лицензиат, купивший лицензию, не становится собственником, он строго ограничен территориальными условиями, включенными в лицензию соглашения и ограничивающими покупателя конкретными странами или определенными территориями, где разрешено производить и продавать продукцию с использованием изобретения.

Покупая технологию, фирма пытается обеспечить его патентную защиту, т.к. если конкуренты своими силами (исследования, шпионаж) создают аналогичную продукцию, то смогут беспрепятственно ее продавать, там где не получен патент.

Монополия, обеспеченная патентом, позволяет фирме решать вопрос: на какие рынки поставлять продукцию, а на какие продавать лицензии.

6. Особенности ценообразования. Определение цены лицензии (т.е. размера вознаграждения) одна из самых сложных проблем. Потенциальный продавец лицензии должен рассчитать максимальную желаемую цену и минимальную, ниже которой не стоит продавать. В переговорах начинают с максимальной цены.

Потенциальный покупатель должен определить для себя вилку цен, по которой он может приобрести желаемую лицензию. В процессе переговоров контрагенты должны определить приемлемые цены.

Основным при определении цены должна быть технико-экономическая целесообразность ее продажи или приобретения. До настоящего времени нет единой выработанной методологии и единых методов определения цены. Каждый определяет ее на свой страх и риск.

Цена во многом зависит от конъюнктуры рынка, умения вести переговоры, и других условий. Общие принципы расчета цены сводятся к установлению возможной прибыли и пропорции, в которой эта прибыль распределяется между лицензиаром и лицензиатом. При этом доля лицензиара исчисляется не от всей прибыли, а только от той ее части, которая получена благодаря использованию лицензии.

Теоретически максимально возможная цена с точки зрения получения прибыли предопределяется уровнем, несколько превышающим среднюю норму прибыли в данной отрасли производства, после того как осуществлены все платежи.

Основными факторами, влияющими на определение цены, являются:

Технические:

а) стадия разработки научно-технического достижения, научный задел, НИР, конструкторская разработка, освоение, эксплуатация новой техники, ремонт и т.п.;

б) отрасль, к которой относится предмет лицензионного соглашения;

в) техническая ценность и возможность обойти изобретения, а также значимость объектов техники, в которой будут использованы изобретения;

г) объем и значение передаваемого ноу-хау;

д) возможный риск раскрытия ноу-хау конкурентами в результате:

массового применения продукции;

промышленного шпионажа;

собственных изобретений;

е) объем передаваемой технической документации и возможность ее перевода на язык покупателя;

ж) поставки сырья и материалов, деталей и узлов для реализации изобретения;

з) возможный «срок жизни» лицензионной продукции в связи с моральным старением техники и технологии, перспективным спросом научно-техническими работами, ведущимися в странах покупателя.

Экономические факторы:

а) размер ожидаемой прибыли от использования лицензии;

б) ожидаемый объем выпуска лицензионной продукции в течение срока действия лицензионного договора и за его пределами и цены на нее в стране лицензиата и в странах, предоставленных ему по соглашению;

в) размер капиталовложений необходимых для организации производства лицензионной продукции, и возможные источники их получения;

г) расходы на собственные НИР и ОКР по доведению (привязке) технической документации к конкретным условиям производства;

д) расходы на приобретение иностранного оборудования для производства лицензионной продукции;

е) предоставление рынков сбыта лицензионной продукции, охраняемых патентами, их емкость;

ж) использование на отдельных рынках сбытовой сети и аппарата лицензиара для сбыта продукции;

з) конкурентные предложения от различных фирм на покупку (продажу) лицензии на аналогичные или взаимозаменяемые объекты техники;

и) виды платежей за лицензию и порядок их исчисления;

к) валюта, в которой осуществляются платежи;

л) величина расходов и прибыли при альтернативных формах получения технологии (взамен покупки лицензии) собственные НИОКР, импорт аналогичной техники и т.д.;

м) необходимость и возможность получения оборудования для производства лицензионной продукции по лизингу, и возможность совершенствования продукции по мере ее морального старения.

Правовые факторы:

а) вид лицензионного договора и объем передаваемых прав;

б) условия взаимообмена техническими усовершенствованиями, обеспеченными или необеспеченными патентной защитой, и возможность совместных НИОКР по совершенствованию;

в) надежность патентной защиты изобретений;

г) предоставление патентов на промышленные образцы;

д) предоставление торговой марки лицензиара для использования на лицензионной продукции;

е) последствия признания судом недействительности патента;

ж) срок, на который заключается соглашение;

з) государственное регулирование лицензионной торговли;

и) особенности национального законодательства;

к) включение в соглашение условий о судебных издержках в связи с исками третьих лиц о нарушении их патентных прав;

л) дополнительные условия позволяющие учесть дополнительные издержки;

м) взаимоотношения лицензиара и лицензиата и отмена зависимости одного от другого, а также всевозможные другие факторы.

Цена лицензии значительно колеблется в зависимости от стадии разработки и промышленного освоения изобретения.

Обычно лицензии продаются на разработанные изобретения и освоенные в промышленности, но могут и на неосвоенные и не апробированные.

При расчете минимальной и максимальной цены лицензии способы и методы оценки эффективности не изменяются.

7. Виды лицензионных платежей. Основными видами лицензионных платежей являются: роялти и паушальные платежи. Эти платежи прямо и непосредственно зависят от объема произведенной и реализованной продукции лицензиатом и выплачиваются в течение всего срока действия соглашения.

Экономический смысл роялти – распределение прибыли лицензиата, полученной от использования лицензии, между ним и лицензиаром в соответственной пропорции, путем установления определенного процента с цены, произведенной и реализованной продукции в пользу лицензиара.

Роялти может устанавливаться не обязательно с цены изделия, но и с других оснований, например с цены дефицитного сырья, идущего на изготовление изделия.

Выплате роялти предшествует первоначальный платеж, выплачиваемый сразу после заключения лицензионного соглашения. Экономический смысл его заключается в компенсации затрат лицензиара по проведению переговоров, заключению соглашения и изготавливаемой технической документации.

Роялти выплачивается после начала производства и сбыта лицензионной продукции и выплаты могут длиться долго.

Первоначальный платеж, если лицензия выплачивается на базе роялти, нельзя путать с паушальным платежом, равным фактической цене лицензии.

При определении роялти (цены лицензии) учитывается предполагаемый объем продаж, возможность его изменения, изменения цены, изменения курсов валют и т.п. Валютная оговорка вносится в соглашение и страхует лицензиара от риска обесценивания валюты.

В условиях рынка объем производства и реализации регулируется спросом и в развивающихся отраслях очень сложно определить фактический объем. Поэтому и цена лицензии, устанавливаемая на базе роялти, является расчетной ценой, не совпадающей с фактической величиной, определяемой после срока действия соглашения. Колебание цен на продукцию платежи на базе роялти учитывают интересы лицензиата и лицензиара. Колебания отражаются на экономических результатах обоих контрагентов в соответствии с пропорцией распределения прибыли, установленной в лицензионном соглашении.

При выплате платежей за лицензию на базе роялти лицензиат будет их получать при условии, что лицензиар наладит производство, и будет производить и продавать продукцию, уплачивая роялти с цены.

Если лицензиар не наладит производство, то платежи осуществлять не будет, следовательно лицензиат не получит экономического эффекта. Поэтому лицензиар стремится включить в лицензионное соглашение условие о минимальных платежах (гарантированных), т.е. лицензиар ежегодно выплачивает определенную сумму, независимо от того, будет ли он выпускать продукцию, при этом не имеет значения, почему продукция не производится.

Минимальные гарантированные платежи могут возрастать из года в год, до определенной величины, пропорционально объему производства, оговоренному в лицензионном соглашении.

Уровень минимальных гарантированных платежей устанавливается в широких пределах, однако в редких случаях превышает 50% ожидаемых поступлений во 2 и 3 годах действия соглашения лицензиат всегда хочет включить минимальные гарантированные платежи в соглашение, лицензиар всегда избегает такого пункта.

Иногда устанавливается скользящая шкала роялти в зависимости от объема продаж, т.е. чем больше объем, тем меньше процент роялти, это стимулирует лицензиара увеличивать объем производства.

Практика приобретения лицензии на основе роялти преимуществом имеет то, что можно закупать неограниченное количество лицензий, не обременяя свой валютный бюджет, т.к. оплата роялти осуществляется после производства и реализации продукции, т.е. лицензиат вначале получает прибыль, только потом перечисляет часть прибыли лицензиару.

Первоначальный платеж является фактическим авансом в счет будущих платежей по роялти. При увеличении первоначального платежа уменьшается ставка роялти и наоборот. На размер первоначального платежа сильное влияние оказывает процесс уторгования.

К платежам на базе роялти относятся платежи, основанные на твердо установленной сумме, выплачиваемой лицензиару с единицы, изготовленной и реализованной продукции, такая форма платежа не учитывает возможность колебания цены и отрицательно сказывается на лицензиате, если цена растет и лицензиара, если цена падает.

Паушальные платежи. Такой вид платежа предоставляет собой твердо установленную в процессе переговоров цену лицензии, независящую от фактического объема выпуска продукции.

Паушальные платежи (как и платежи на базе роялти) основываются на прогнозах объемов производства и реальных на срок действия лицензионного соглашения, т.к. они определяются в твердо установленной сумме, на них не влияет объем производства.

Лицензиар, установив паушальные платежи, застрахован от возможных колебаний конъюнктурных факторов и от возможного разглашения ноу-хау, использованного при ее производстве, лицензиар гарантированно получает ту долю прибыли, на которую рассчитывал.

Лицензиат – полностью освобождается от контроля со стороны лицензиара и в случае роста цен всю прибыль оставляет себе.

Если лицензиат получил право продажи лицензионной продукции с товарным знаком лицензиара, то последний будет систематически контролировать уровень качества.

Паушальные платежи выплачиваются лицензиару единовременно или в несколько приемов.

Паушальные платежи выплачиваются в короткий срок и предполагают наличие у покупателя свободных средств.

Иногда лицензиар берет кредит и в этом случае при переговорах пытается сбить цену на величину по кредиту.

Наиболее часто паушальные платежи устанавливаются на ноу-хау, это страхует лицензиата от возможного разглашения и от потерь вследствие этого технической и коммерческой ценности.

Платежи за лицензию могут быть самые разнообразные (денежные средства, продукция, производимая по лицензии, поставки лицензиатом комплектующих изделий лицензиару для производства аналогичной продукции или кооперационной поставки по экспорту, расчет акциями лицензиара, в результате чего лицензиат становится совладельцем фирмы лицензиара).

8. Условия ноу-хау. Ноу-хау – это знания и опыт конфиденциального характера, имеющие промышленную и коммерческую ценность.

Обычно под ноу-хау понимаются конструктивные, технологические секреты, без знания которых производство техники и технологии невозможно.

Торговля ноу-хау способствует перевооружению промышленности.

Ноу-хау передаются как по традиционным, так и по сопутствующим лицензиям.

9. Урегулирование взаимоотношений контрагентов по патентам. В связи с длительностью лицензионных сделок возникает необходимость предусматривать возможные последствия, связанные с прекращением действия патентов.

Соглашения могут предусматривать возможность подачи заявок и получение патента в период действия лицензионного договора.

В силу того, что получение патентов по заявкам до заключения лицензионного договора и в период его действия проблематично (патент может быть не выдан), а также могут быть претензии со стороны конкурентов о нарушении их прав, то стороны в лицензионном соглашении предусматривают последствия прекращения или невыдачи патентов, а также кто и как будет урегулировать возможные претензии.

10. Взаимообмен научно-техническими достижениями по усовершенствованию предмета лицензионного договора. Одним из условий лицензионного соглашения является условие о взаимообмене научно-техническими достижениями по усовершенствованию предметов соглашения, разработанным и созданным в период срока его действия. При этом условия о взаимообмене техническими решениями могут носить как возмездный, так и безвозмездный характер.

Условия, на основании которых осуществляется взаимообмен научно-техническими усовершенствованиями, в значительной мере зависит от доверия между лицензиаром и лицензиатом, что учитывается при выборе контрагентов и переговорах. При проведении совместных исследований стороны иногда предусматривают условие об оказании помощи по патентованию изобретения лицензиата в стране лицензиара и наоборот. Это позволяет более качественно готовить заявки и сокращать издержки по патентованию.

Если лицензиар систематически проводит научные исследования по усовершенствованию выпускаемой продукции, то он, скорее всего, располагает не только лучшими промышленно освоенными объектами и техпроцессами, но и лучшим заделом по их усовершенствованию по созданию более совершенных аналогов.

Если условия лицензионного договора не предусматривают обмен научно-техническими достижениями, то лицензиату лучше приобрести научный задел лицензиара, либо заключить дополнительное лицензионное соглашение на его закупку. Это позволяет самостоятельно проводить исследования и конструкторские работы. Это позволяет экономить на исследованиях и добиваться других экономических преимуществ.

Говоря об основных условиях лицензионного соглашения, надо отметить, что типовые лицензионные соглашения разрабатываются различными организациями: комиссиями ООН, комитетом по передаче технологий Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), национальными ассоциациями промышленных фирм и отдельных компаний. Эти соглашения публикуются специализированными фирмами – лицензионными агентами.

Наибольшее распространение получили типовые договоры на передачу ноу-хау, т.к. они наиболее четко отражают специфику лицензионных соглашений.

Права и обязанности сторон лицензионного соглашения на трансфер технологий определяются правом на места его заключения, если в соглашении не оговорено другое. Права и обязанности сторон определяются правом страны, избранной при заключении договора или в результате дальнейшего согласования, следовательно, нужно выбирать страну, законодательство которой вам хорошо известно.

При отсутствии соглашения между сторонами относительно права, которое должно применяться к договору, применяется право страны, где учреждена, имеет свое место нахождения или основное место деятельности сторона, являющаяся лицензиаром.

В соответствии с законами Украины лицензионный договор подлежит регистрации в Госпатенте Украины и вступает в силу с момента его регистрации. Без регистрации соглашение является недействительным.

Дата добавления: 2014-12-09; просмотров: 1001; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!