ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

В процессе использования патента может вмешаться и государство в лице своих компетентных органов и организаций (патентное ведомство, патентный или гражданский суд). Это происходит, если объект инновации не используется должным образом автором или патентовладельцем. В качестве антимонопольных мер или поощрения конкуренции государство может принудить патентовладельца передать другим право на использование его патента. Такой вид лицензии называется принудительной.

Передача ноу-хау.

Сделка по передаче ноу-хау, классифицируется обычно как предоставление бесплатной лицензии и характеризуется некоторыми особенностями, связанными со спецификой ноу-хау. Существует множество определений этого понятия, но в любом случае ноу-хау представляет совокупность знаний и навыков, относящихся к применению промышленной технологии или процесса, связана с секретами производства, носит конфиденциальный характер, является экономическим достоянием, пригодным для эксплуатации.

Ноу-хау может включать в зависимости от обстоятельств:

- изделия, образцы, машины, аппараты, комплектующие или запасные части, инструменты;

- формулы, расчеты, планы, чертежи, не запатентованные изобретения;

- инструкции, описание, предписание, требование, данные, проекты, методы и методики.

В отличие от изобретений, ноу-хау в большинстве стран не имеет прямой правовой защиты, не регистрируется и не публикуется. Однако для его охраны могут быть использованы общие законы, применимые к сделкам о защите репутации и честного имени изготовителя, санкции против нечестной конкуренции.

Основное отличие передачи ноу-хау от предоставления лицензии на изобретение – большой риск, связанный с раскрытием конфиденциального существа ноу-хау до заключения контракта и утечкой ноу-хау от получателя третьими лицами после заключения контракта.

Соглашение по ноу-хау строится по принципу лицензионного. Оно также содержит преамбулу, описание предмета соглашения, намерений и ответственности сторон , предоставляемые права, зону распространения и ограничения, процесс передачи ноу-хау, обстоятельства и гарантии, вид, сумму и валюту платежей, обмен усовершенствованиями, методы решения споров и защиты от претензий третьих лиц, применимое право и последствия неисполнения соглашения, срок его действия, формы уплаты налогов, язык соглашения, юридические адреса, заключивших соглашение.

Необходимо пояснить вопрос ограничений по использованию ноу-хау на определенной территории, а также разрешенной экспортной зоны. Формально в отношении ноу-хау, не имеющего правовой защиты, неправомочно требовать каких-либо ограничений по использованию. Однако наличие элемента секретности создает определенные предпосылки для передающей стороны испрашивать в отношении ноу-хау такие же ограничительные условия, как и в отношении патента. Решение этого вопроса зависит от договоренности сторон.

В отношении способа передачи ноу-хау следует указать единоразовый или перманентный трансферт. В первом случае ноу-хау, относящееся к определенному изделию или процессу, передается в оговоренный срок посредством поставки документации, оборудования, обучения специалистов получателя. Во втором случае ноу-хау предается последовательно и постадийно. Поставщик сначала передает необходимую информацию и документацию, затем участвует в пуско-наладочных работах, приспосабливает процесс производства и переданную технологию к местным условиям, запускает его и периодически контролирует, обеспечивая оговоренные качественные и количественные показатели.

В качестве способа платежей при передаче ноу-хау применяется оплата наличными, встречными поставками товаров или оказанием услуг, а также смешанная форма (наличные, бартер, услуги). При наличной оплате также, как и в лицензионном соглашении, используются паушальные платежи и роялти или их комбинации. При паушальных платежах предусматривается как единственный платеж, так и их цепочка, включающая авансовый ряд фиксированных платежей. Система расчетов в форме роялти базируется на общем обороте произведенной с использованием переданного ноу-хау продукции. Данные по общему обороту сообщаются получателем поставщику и проверяются последним. Могут быть оговорены размеры роялти в зависимости от продажной цены единицы продукции, либо от произведенного ее объема. Термин «общий оборот» уточняется сторонами, поскольку его значение варьируется в разных странах в соответствии с национальной системой расчетов (налоги с оборота, скидки с оптовых цен и т.п.). Стороны могут договориться о скользящей шкале роялти в зависимости от результатов, достигнутых при реализации соглашения.

Инжиниринг.

В целом инжиниринг представляет проектные и практические работы, относящиеся к инженерной деятельности и необходимые для осуществления строительства промышленных и других объектов. На практике широко используют следующие виды инжиниринга:

- консультативный, связанный главным образом с вкладом и предоставлением интеллектуальных услуг;

- технологический, представляющий услуги на разработку технологий, необходимых для строительства и эксплуатации объектов;

- строительный или общий, относящийся к проектированию объектов, поставкам оборудования и машин, их монтажу и пуску в эксплуатацию и включающий необходимые для этого инженерные работы.

Часто консультативный инжиниринг называют «чистым», так как, предусматривая услуги по проектированию, руководству и управлению в целях создания и эксплуатации объектов, он не предусматривает строительных работ, поставок оборудования, предоставления лицензий и передачу ноу-хау.

Для правового и документального оформления сделок на инжиниринг служит договор, в котором описываются все задачи, услуги и функции заказчика и исполнителя. Реализация договора происходит посредством технического содействия, оказываемого в ходе осуществления проекта, и заключается в фактической передаче проекта и связанными с его реализацией работами, эксплуатации и ремонту.

После принятия решения о начале осуществления проектами проведения всех предварительных исследований на прединвестиционной стадии заказчик выбирает метод реализации проекта. Существует четыре основных метода: обычный, внутрифирменный, руководство проектом и «под ключ».

Обычный метод представляет собой консультирование при подготовке планов и технических условий проекта, получении предложений от подрядчиков и поставщиков, а также при осуществлении проекта. В этом случае консультанту предоставляется право выбирать в качестве полномочного представителя заказчика в переговорах с подрядчиком и поставщиками и при заключении с ними договоров от имени заказчика.

Внутрифирменный метод предусматривает использование собственного персонала заказчика. Он осуществляет руководство проектом, общее проектирование и иногда даже строительство. Этот метод связан с минимальным использованием услуг консультантов со стороны. Роль последних ограничивается оказанием содействия по конкретным аспектам проекта, по которым персонал заказчика недостаточно квалифицирован или не имеет опыта.

Промышленная кооперация.

Значительный объем технологии передается в процессе международной промышленной кооперации. Стороны, объединившиеся для организации кооперированного производства, осуществляют интенсивный технологический обмен для достижения этой цели.

Из всего разнообразия форм промышленной кооперации экспертами Европейской экономической комиссии ООН выделяются шесть основных категорий:

1. передача лицензий с оплатой поставками производимой по лицензиям продукции;

2. поставками комплектного оборудования, заводов, цехов, участков, линий с оплатой произведенной продукции;

3. совместное производство и специализация;

4. поставка комплектующих или полуфабрикатов в рамках субконтрактов для последующего использования в готовых изделиях;

5. совместное участие в строительных проектах или тендерах на сооружение промышленных объектов;

6. совместные предприятия.

Соглашения о международной производственной кооперации идут дальше прямых или взаимных поставок (продукции или оказания услуг) и создают между сторонами по сделкам, принадлежащим к разным странам, длительную общность интересов, направленных на получение дополнительной взаимной выгоды.

Такие соглашения могут относиться к следующим видам деловой активности:

- передаче технологии и технического опыта;

- кооперации в производственной сфере, в том числе в исследованиях и разработках, специализации производства;

- кооперации в разработке природных ресурсов;

- совместный маркетинг в странах соглашения или третьих странах.

Причины, по которым заключают кооперационные соглашения состоят в следующем: это получение или разделение технических знаний, поиск лучших условий для производства и использования трудовых ресурсов, увеличение серийности и специализации производства, поиск новых рынков сбыта, уменьшение производственных издержек.

Особенности заключения кооперационного соглашения при передаче технологии, оказании технической помощи, поставке производственного оборудования является начисление платежей не от объема произведенной продукции, а от полученной прибыли или экономии издержек, явившихся результатом промышленной кооперации.

Совместные предприятия.

Совместные предприятия,с одной стороны, являются одной из наиболее развитых форм кооперационного сотрудничества, с другой – это новая форма иностранных инвестиций, которая начала развиваться в 50-х годах. До этого иностранные инвестиции вкладывались в других странах для создания филиалов без участия местных партнеров. Это были предприятия полностью принадлежащие иностранному владельцу.

Под совместным предприятием в широком смысле, как это вытекает из самого термина, понимается совместная деятельность двух или нескольких лиц или предприятий, которая может привести или не привести к успеху. В предпринимательской сфере это один из видов взаимоотношений или форм деловой организации. Она состоит в договоренности между двумя или несколькими физическими лицами, либо организациями об объединении определенным образом определенного вида или количества ресурсов в целях изготовления, производства или продажи продуктов, оказания услуг и о распределении определенным образом прибыли.

Известны две основные формы совместных предприятий: долевые и контрактные совместные предприятия.

Долевое совместное предприятие – это такая организация, которая создается как самостоятельное юридическое лицо по соглашению двух или нескольких сторон. Стороны вносят финансовые и другие ресурсы в качестве вклада в уставной или другие фонды этого юридического лица. Данное юридическое лицо учреждается как общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество.

Такое общество становится владельцем ресурсов, вносимых каждой стороной. Каждая из сторон в свою очередь становится совладельцем этого общества, т.е. каждая сторона имеет в нем долю.

Контрактное совместное предприятие создают в тех случаях, когда нет необходимости или возможности учредить самостоятельное юридическое лицо. Это может быть в тех случаях, когда проект предусматривает решение узкой задачи или ограниченную деятельность, когда предприятие создается на ограниченное время либо когда законы страны, в которой должны осуществляться деловые операции, не признают владение собственностью иностранцами. Взаимоотношения сторон в этом случае будут определяться договором или соглашением, заключенным между ними.

Совместные предприятия, как форма международного долгосрочного экономического сотрудничества, являются очень гибким инструментом. Если заинтересованные партнеры из разных стран желают объединить усилия, знания и опыт в производстве новой продукции, разделить совместный риск, у них нет лучшего способа, чем создать СП. Ни одна из других форм сотрудничества (лицензии, промышленная кооперация, работа по подряду) не создает у участников такую степень заинтересованности в конечном результате проекта.

Соглашения о создании СП долгосрочное (от 10 до 30 лет), а часто и бессрочные. Обычно оно становится базой для сотрудничества по широкому спектру направлений, из которых наиболее важным является передача технологий.

Договор о создании СП должен основываться на законодательстве страны –резидента, деятельность СП также подчинена и регулируется законодательством.

Соглашение о создании СП строится по структуре международного договора между сторонами, объединяющимися для осуществления конкретного проекта.

Вопросы передачи технологии при любой форме организации совместного предприятия могут быть решены двумя вариантами.

Первый – самостоятельные соглашения или контракт на передачу технологии в соответствующей форме ( патентная лицензия, лицензия на ноу-хау, техническая помощь и содействие, инжиниринг), который заключается одновременно с соглашением о создании СП и иногда рассматривается как часть этого соглашения.

Второй – передаваемая технология, как форма инвестиции, вклад одной из сторон в уставной капитал СП в нематериальной форме. Вклады участников как в материальной (денежные средства, производственные мощности, земля, техника, материалы), так и в нематериальной форме (технология, информация, знания по маркетингу и управлению, трудовые ресурсы) широко распространены.

Проблема связана только с оценкой инвестиций, определением их реальной стоимости.

Техническая помощь.

Соглашения и контракты о предоставлении технических услуг и помощи можно разделить на две группы: в первой они являются главным предметом соглашения, во второй – включаются в виде раздела в соглашение о передаче технологии или поставках оборудования.

В обоих вариантах технические услуги и помощь должны рассматриваться как средство передачи технологий в рамках лицензионного соглашения.

Важно выбрать наиболее подходящие виды и формы технических услуг и помощи. Этот выбор зависит от конкретных возможностей принимающей стороны. Если передаваемая технология совместима с местной, а персонал хорошо подготовлен, то количество видов и форм техпомощи может быть ограничено.

Особое внимание в контрактах о технических услугах и помощи следует уделять обучению и подготовке кадров, так как успех проекта по передаче технологии зависит от способности персонала принимающей стороны освоить новые оборудование и производственные процессы.

В контракт вносится положение о неразглашении полученных в процессе обучения конфиденциальных сведений.

Формы вознаграждения за различные виды обучения оговариваются в лицензионном соглашении или контракте о передаче технологии. Необходимо также зафиксировать вопросы бытового устройства инструкторов и обучающихся. Транспортные расходы берет на себя принимающая сторона.

Подходы к оценке объектов промышленной собственности.

Права интеллектуальной собственности, принадлежащие организации, составляют ее нематериальные активы.

Существуют следующие подходы к оценке научно-технических нематериальных активов, обусловленные целями проводимой оценки:

1. для целей бухгалтерского учета (отражение стоимости патентов на изобретения и полезные модели в балансах предприятия и для исчисления амортизации данного вида нематериальных активов) используется консервативный подход, позволяющий получить заниженную оценку;

2. для оценки финансового состояния предприятия применяется более творческий подход, но менее документально обоснованный.

Такой товар, как объекты промышленной собственности, должен рассматриваться с учетом:

- потребительной стоимости;

- труда по созданию;

- процесса потребления технических знаний.

Технические знания – нематериальный продукт, полезность которого заключается в создании условий для повышения эффективности производства, выпуске новых видов продукции и ускорении ее реализации. Каждое новое техническое решение является уникальным, поэтому товар, созданный на его основе, нельзя непосредственно сопоставлять с другим товаром, хотя последний может относится к той же отрасли производства. Сравнение товаров возможно только через полезный эффект от их использования.

Затраты труда на производство нематериального продукта отличаются от затрат труда на производство материальных носителей знаний, так как первый является одним из видов научного труда и носит творческий характер.

Объекты промышленной собственности, прежде всего изобретения , как товар имеют следующие особенности:

- трудность определения полезности изобретения, особенно принципиально нового, выраженной в экономических показателях в процессе его использования;

- различная степень «проработки» изобретения, т.е. готовность его к промышленному освоению;

- значительная неопределенность затрат средств и времени, необходимых для его реализации, а следовательно, сложность определения цены изобретения;

- зависимость применения изобретения от инновационных возможностей потребителя.

Особенности рынка изобретений.

Емкость рынка изобретений зависит от платежеспособного спроса потенциальных покупателей, а его предложение определяется научно-техническим потенциалом научных организаций и промышленных предприятий. При этом рынок изобретений может быть монопольным и с совершенной конкуренцией.

Рынок изобретений отличается от рынков труда, материальных ресурсов, финансового рынка тем, что:

- изобретение как товар предусматривает монополию его владельца ( имеющего патент на изобретение);

- предложение изобретений, как правило, превышает спрос, но затоваривания в этом случае не происходит.

Это повышает конкурентоспособность будущих научно-технических новшеств на рынке. Посредством продажи изобретения происходит товарно-денежный обмен права интеллектуальной собственности, что свидетельствует о признании труда, затраченного на производство новых знаний.

Методы определения цены лицензии. Лицензионные платежи и вознаграждения.

За предаваемые по лицензионному соглашению права на использование изобретения или технического достижения т техническую помощь лицензиару выплачивается определенная денежная сумма – лицензионное вознаграждение. Обсуждение цены лицензии, которую лицензиат согласен заплатить за право использования объекта лицензии – наиболее важный момент при переговорах о заключении соглашения.

Цена или стоимость лицензии зависят от ряда факторов, включающих характер прав промышленной стоимости, природу технологии и относительные возможности сторон в заключении сделок. Предполагаемая передающая сторона обычно делает тщательную оценку стоимости и необходимости конкретной технологии, наличия альтернативных технологий, перспектив технических усовершенствований и производственных возможностей и прибыльности работы предполагаемой получающей стороны. Потенциальный продавец также делает подробные прогнозы производства и общего дохода от других потенциальных лицензиатов или получаемой технологии. Потенциальный получатель оценивает суммарные платежи, которые ему необходимо будет сделать за данную технологию и за усовершенствования в ней в сравнении с прибыльностью предприятия за соответствующий период времени; он оценивает эти выплаты также в сравнении со стоимостью альтернативной технологии и платежами, связанными с аналогичными сделками.

Особенности цены лицензии следующие:

- цена не определяется затратами труда на создание технологии;

- предельным значением цены лицензии является сумма дополнительной прибыли, полученной лицензиатом за период потребления объекта промышленной собственности;

- действительная цена лицензии составляет часть дополнительной прибыли, полученной всеми лицензиатами;

- цена лицензии является монопольной ценой;

- цена складывается из ежегодных отчислений от дохода лицензиата в течение периода действия соглашения.

На величину дополнительной прибыли лицензиата влияют:

1. производственный риск, который связан с тем, что предприятие лицензиата не достигает планируемых показателей вследствие более продолжительной, чем предполагалось, адаптации своего производства к новой технике и технологии;

2. коммерческий риск, который возникает из-за возможных трудностей в реализации произведенной продукции;

3. конкуренция со стороны производителей альтернативных продуктов.

Вопрос о цене лицензии – один из наиболее сложных вопросов, возникающих при заключении лицензионного соглашения между фирмами. До настоящего времени ни в Украине, ни за рубежом не выработано единой методологии и единых методов определения цены лицензии. Каждый контрагент определяет ее на свой страх и риск, используя свои методы, которые максимально старается сохранить в тайне. Решая проблему цены, каждая из сторон лишь приблизительно знает реальные цели и возможности партнера по переговорам.

Установление «справедливой рыночной цены» – это процесс, в котором с обеих сторон выступают команды из профессионалов высокой квалификации, умеющих сочетать правовые и экономические знания с технологиями. Как правило, стороны не ограничиваются каким-либо методом, а применяют несколько, сопоставляя полученные результаты со сложившимися вилками цен на лицензии в отрасли. Иногда лицензиат, покупая лицензию, может стремиться к получению Экономического эффекта не столько за счет увеличения прибыли, сколько за счет получения возможности проведения дальнейших исследований на основе новшества и превзойти достижения лицензиара.

Определение диапазона рыночной цены лицензии.

Для определения диапазона рыночной цены лицензии выявляются, во-первых, все технологические и технические преимущества, которые получает патентообладатель благодаря патенту, и, во-вторых, диапазон возможных рыночных оценок, соответствующий выделенной области техники.

Нижняя граница диапазона рассчитывается обеими сторонами как минимальная приемлемая для патентообладателя оценка платежа за раздел с конкурентом области технической исключительности, обеспечиваемой патентом. Эта оценка служит базой, на которой строится стратегия патентообладателя при переговорах.

Верхняя граница цены патента рассчитывается как максимальная приемлемая для конкурента – потенциального лицензиата, оценка платежа за доступ к запатентованному новшеству. Конкурент, уже находящийся в рыночной нише, перекрываемой патентом, может производить аналоги, не нарушающие патента. Однако это не повлечет за собой дополнительные затраты на исследования и опытно-конструкторские разработки, оборудование, маркетинг альтернативного продукта, а также более высокие цены при производстве новшества. Разность между оценкой этой альтернативы и оценкой доступа конкурента к занимаемой патентообладателем рыночной нише есть верхняя граница стоимости лицензии для конкурента. Таким образом, в процессе определения цены существуют:

- две оценки, минимальная среди приемлемых для патентообладателя, одна из которых вычислена патентообладателем, другая конкурентом;

- две оценки, максимальная среди приемлемых для конкурента, одна из которых вычислена патентообладателем, другая конкурентом.

Предполагается, что патентообладатель и конкурент для переговоров находят частично совпадающее пространство между соответствующими оценками. Типичная стартовая точка в переговорах со стороны патентообладателя – запросить у конкурента рассчитанную патентообладателем максимально возможную стоимость патента. Конкурент, вероятно , сначала предложит вычисленную им минимальную возможную оценку, которая может удовлетворить патентообладателя. По мере того как проясняются фактические предпосылки расчетов каждой из сторон, позиции должны сближаться. Для окончательного устранения расхождений между сторонами могут рассматриваться другие альтернативные варианты оценки патента.

Формы платежей.

В лицензионных договорах используют две основные формы платежей по лицензиям: паушальные платежи (взносы) и роялти.

Однако наиболее часто встречаются сложные формы расчетов, являющиеся определенной комбинацией первой и второй форм.

Паушальные платежи – это единовременные платежи за право пользоваться предметом лицензионного соглашения, твердо установленная в процессе переговоров цена лицензии, не зависящая от фактического объема производимой и реализованной по лицензии продукции. Паушальный взнос выплачивается, как правило, в начальный период действия лицензионного договора.

Данные платежи устанавливаются:

- при передаче лицензии вместе с поставками оборудования ( эта сделка носит единовременный характер, что требует единовременного определения ее стоимости);

- при продаже лицензии на базе секрета производства, ноу-хау (как гарантия от убытков в случае его разглашения);

- при наличии в стране лицензиата затруднений в отношении перевода прибылей.

Паушальные платежи основываются на прогнозных значениях объемов производства и продаж продукции на период лицензионного соглашения и не зависят от фактических объемов. Поэтому лицензиару гарантирована оговоренная доля прибыли. С другой стороны, лицензиат при такой форме платежа полностью освобождается от контроля со стороны лицензиара и, в случае роста цен на лицензионную продукцию, вся дополнительная прибыль остается в распоряжении лицензиата.

Размер паушального платежа определяется исходя из:

- прогнозируемого за период действия лицензионного соглашения дохода лицензиата с учетом приведения его через условную ставку роялти;

- фактических издержек лицензиара, связанных с правовой защитой предмета лицензии;

- стоимости передаваемых в распоряжение лицензиата образцов предмета лицензии.

Роялти – это периодические отчисления лицензиата в пользу лицензиара, осуществляемые в течение всего срока лицензии и устанавливаемые в виде определенных отчислений либо от стоимости произведенной по лицензии продукции, либо от продажной цены этой продукции (т.е. это фиксированные процентные ставки).

По оценке специалистов, размер роялти составляет, как правило 5-6% стоимости лицензированной продукции, или 15-20% экономии издержек производства, полученной лицензиатом благодаря использованию новой технологии. Конкретная величина роялти обусловлена отраслью промышленности, использующей достижения и характеристики лицензируемых товаров.

В большинстве случаев (80-90%) на практике для расчета с лицензиаром используются текущие платежи – роялти. Применение текущих платежей обеспечивает лицензиару получение периодических отчислений, пропорциональных степени использования объекта лицензии.

При определении начальной ставки роялти стороны используют следующие методы:

1. роялти как минимальное, но справедливое вознаграждение лицензиара (дает возможность выйти на минимальные роялти, на которые может согласится лицензиар);

2. соотношение роялти с наилучшей альтернативой, которую может выбрать лицензиат (позволяет определить максимальные роялти, на которые может согласиться лицензиат);

3. сравнение размера роялти со ставками, которые ранее устанавливались лицензиаром в аналогичных соглашениях;

4. сравнение размера роялти со ставками в данной отрасли промышленности;

5. рассмотрение роялти в зависимости от доходов, которые может получить лицензиат. Методы под пунктами 3,4,5 дают возможность определить промежуточные величины ставок роялти.

При определении минимальных ставок роялти учитываются следующие факторы:

- издержки, связанные с подготовкой соглашения;

- прибыль, упущенная в результате появления на рынке нового конкурента в лице лицензиата;

- компенсация за передачу прав лицензиату.

Выбор формы платежа зависит от конкретных условий заключения лицензионных сделок, особенностей субъектов лицензионных отношений. Так, например, для исчисления роялти лицензиар должен достоверно знать объем продукции, которая будет выпускаться по лицензии, поступать в продажу, величину экономии издержек, ожидаемую лицензиатом. Паушальные платежи зачастую устанавливаются тогда, когда лицензиар не уверен, что продаваемая им технология будет эффективно в экономически оправданные сроки внедрена в производство покупателем. В данном случае паушальные платежи в определенной степени страхуют лицензиара от потери лицензионных платежей.

Прямое денежное вознаграждение за передачу прав на объекты промышленной собственности или технологию может принимать и другие формы:

- гонорары за техническую помощь или услуги, касающиеся обслуживания станков, оборудования или других основных фондов, необходимых для использования технологии на предприятии.

Дата добавления: 2014-08-09; просмотров: 1388; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!